实用新型年费不交会影响同期申请的发明专利吗?

实用新型年费不交会影响同期申请的发明专利吗?

实用新型专利不交年费,会不会影响同日发明专利申请授权,需要具体分析:

分两种情况:

由于实用新型通常不进行实质审查,而发明要经过实质审查,一般在发明实质审查时会根据审查员引用的对比文件对权利要求进行修改,当然一般是缩小保护范围。

如果缩小后的发明的权利要求保护范围不同于实用新型专利权利要求保护范围,特别是把原来仅记载在说明书中的技术特征补充进独立权利要求中,这样的话发明与实用新型不属于同样的发明创造,因此实用新型不会影响发明授权。无论是选择放弃(声明放弃和不交年费),还是实用新型保持有效,实用新型专利权与发明专利权是可以共存的,因此不影响发明专利授权。

如果发明经过答复和修改后的保护范围与实用新型某个权利要求保护范围相同,两者构成了同样的发明创造,必然是不能共存的。这就涉及了如何理解专利法第九条关于同样的发明创造“只能授予一项专利权”问题。

如何理解“同样的发明创造只能授予一项专利权”,这个问题曾经是有过争议的,因为一件专利权无效在本世纪初引发过讨论。

一种只理解是“只能授予一次专利权”,第二种理解是“只能有一项专利权存在”。前者是指“授权行为”只能有一次,后者是指“权利状态”只能有一项权利存在。而国家知识产权局,一直是采用的第二种理解方式。

其实,“同样的发明创造只能授予一项专利权”以前是《专利法实施细则》第十三条第一款的规定,原专利法第九条只规定了“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”也就是说,专利法实施细则第十三条的“限制性规定”超出了专利法第九条的规定。这从法理上来说是有问题的,因此上一次修改专利法,把原来专利法实施细则第十三条提到了专利法第九条,并增加了同一申请人对同样的发明创造双申请的规定。

“但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。

实用新型先授权,后放弃以获得发明授权,其目的就是避免同样的发明创造有两项专利权共存,以避免不符合“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。该条规定,“声明放弃”的前提是,“先获得的实用新型专利权尚未终止”(终止了也就不能放弃也没放弃的意义了)。

那么,如果发明专利授权之前,实用新型不缴年费,发明能不能授权呢?仍然要具体分析法理和实操问题。

(1)实用新型专利权已经处于终止状态

如果发明授权前实用新型专利已经因不交年费而终止了,这与根据专利法第九条“声明放弃实用新型专利权”具有同样的法律效果和效力,则发明授权不违反专利法第九条的规定,此时,不影响发明专利授权。

(2)虽然没交年费,但实用新型还未处于终止状态

但,如果发明授权时,虽然申请人决定不交实用新型年费,但仍然在实用新型上一次年费的有效期内(下一年度年费要提前交啊),此时实用新型专利权利仍然没有终止。因此,发明不能授权。

还有一种情形是更需要注意的,由于专利年费可以在期满后6个月内可以通过缴费滞纳金使专利权有效,过了这6个月宽限期在专利局发出终止通知两个月内还可以恢复。因此,至少没交年费,但至少在这8个月内实用新型专利权是处于不确定状态,而6个月宽限期之内局里的系统并不显示实用新型处于终止状态,而是等年年费滞纳金,所以此时如果没有专利权人的声明的话, 发明是无法授权的。

因此,实用新型不交年费,是不是影响发明授权,取决于不交年费导致实用新型处于终止状态的时间与发明审结的时间。同样的发明创造,实用新型不缴年费,既不必须导致同日申请的发明不能授权,也不必然不影响同日的发明授权。这种情况,需要申请人与发明专利的审查员进行沟通,而不是听之任之想当然。